Право попереднього користувача на торговельну марку виникає за наявності умов, визначених статтею 500 ЦК України, що не виключає можливості звернення до суду з вимогою про встановлення права попереднього користувача на ТМ. Такого висновку дійшов Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи № 910/4461/23.

Водночас Верховний Суд констатував, що умови виникнення права, яке передбачене статтею 500 ЦК України, не потребують спеціальних знань і є питанням права.

Обставини справи

Фізична особа-підприємець Поп Лучіан Іванович звернувся до суду з позовом до фізичної особи-підприємця Фіцая Юрія Івановича та до Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ/IP офіс) про визнання права попереднього користувача на ТМ, визнання недійсним свідоцтва та зобов’язання вчинити дії.

Позивач просив визнати за ним право попереднього користувача на знак для товарів і послуг, який охороняється свідоцтвом, що належить Фіцаю Юрію Івановичу, до дати подання заявки на його реєстрацію; визнати недійсним повністю свідоцтво Фіцая Юрія Івановича; зобов’язати УКРНОІВІ внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

За результатами судового розгляду, суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій дійшли висновку про відмову у задоволенні вимоги позивача про визнання за ним права попереднього користувача на ТМ.

Правовий висновок ВС

У своєму рішенні Верховний Суд наголосив на можливості звернення до суду з вимогою про встановлення права попереднього користувача на ТМ та звернув увагу на те, що “певним чином таким способом захисту як визнання права попереднього користувача на ТМ може скористатись саме відповідач у справі, до якого власником свідоцтва України на відповідну торговельну марку (знак) пред’явлено позов щодо неправомірного використання такої торговельної марки (знаку)”.

Верховний Суд зазначив, що для оцінки обсягу права попереднього користувача необхідно брати до уваги не тільки фактичне використання об’єкта виключних прав, а й зроблені до цього приготування.

Право попереднього користувача на ТМ означає, що суб’єкт господарювання, який використовував у своїй діяльності ТМ, не зареєстровану в установленому законодавством порядку, має право на безоплатне продовження такого використання, яке він здійснював до того часу чи планував здійснювати відповідно до проведеної серйозної та значної підготовки щодо цього, навіть не зважаючи на те, що інший суб’єкт господарювання зареєстрував у встановленому законом порядку тотожне чи схоже до ступеня змішування позначення як знак для товарів і послуг.

Отже, право попереднього користувача на ТМ є важливим механізмом захисту інтересів осіб, які добросовісно використовували в інтересах своєї діяльності ТМ до її реєстрації (або якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки) іншою особою. Це право дозволяє таким особам продовжувати використання ТМ без згоди власника свідоцтва, за умови дотримання встановлених законодавством критеріїв виникнення такого права.

Верховний Суд підкреслив, що умови виникнення права, яке передбачено статтею 500 ЦК України, не потребують спеціальних знань і є питанням права. З цих же підстав суд касаційної інстанції погодився з судами попередніх інстанцій, якими було відхилено наданий позивачем висновок експерта за результатами проведення експертизи об’єктів інтелектуальної власності. Доводячи належність права попереднього користування, позивач повинен використовувати докази, які свідчать про добросовісне використання знака або серйозну підготовку до такого використання.

Верховний Суд виснував, якщо стороною у справі не доведено обставин, що свідчать про добросовісне використання нею ТМ або здійснення значної та серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою стороною заявки на цю марку, у суду відсутні підстави для висновку про наявність в особи права попереднього користування на торговельну марку.

Стосовно вимоги про визнання недійсним свідоцтва та зобов’язання УКРНОІВІ внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки Верховний Суд підтримав свою послідовну правову позицію та зазначив, що ця вимога не підлягає розгляду за правилами господарського судочинства, оскільки власником оспорюваного свідоцтва є не фізична особа-підприємець, а фізична особа – Фіцай Юрій Іванович, тому провадження у справі в цій частині підлягає закриттю.

Ознайомитися з постановою КГС ВС від 17 червня 2025 року у справі № 910/4461/23 можна за посиланням.

Читайте також:

Не кількість, а якість: Верховний Суд про стандарти оцінки висновків експертів 

Чи може колір бути торговельною маркою: що про це каже український суд?