Компанія KAESER KOMPRESSOREN SE звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ “Сігма Інжиніринг” та Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) про визнання частково недійсними свідоцтв України на торговельні марки SIGMA ENGINEERING і зобов’язання внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на торговельні марки.

 

Позовні вимоги ґрунтувалися на твердженнях про схожість оскаржуваних ТМ до ступеня змішування з торговельною маркою позивача – SIGMA. Це, на думку позивача, могло вводити споживача в оману щодо товарів, послуг або суб’єкта, який їх надає.

 

На підтвердження правової позиції сторони долучили до матеріалів справи висновки судових експертів, які мали протилежний зміст.

 

Рішення судів

 

Суд першої інстанції (справа № 910/14228/21) задовольнив позов у повному обсязі.

 

Апеляційний суд скасував це рішення та ухвалив нове – про відмову в задоволенні позову.

 

Верховний Суд тричі переглядав справу, повертаючи її на новий розгляд через недотримання судом апеляційної інстанції стандартів оцінки доказів.

 

Хід справи

 

За результатами першого касаційного перегляду справи Верховний Суд вказав, зокрема на те, що апеляційний суд не надав оцінки експертним висновкам (як на користь позивача, так і на користь відповідача) як доказам у контексті належності, допустимості, достовірності та вірогідності.

 

Після повернення справи на новий розгляд апеляційний суд, враховуючи наявність двох висновків експертів з протилежним змістом, ініціював призначення нової судової експертизи. За її результатами було встановлено схожість між спірними торговельними марками. Це стало підставою задоволення позову.

 

Під час другого касаційного перегляду Верховний Суд знову скасував постанову апеляційного суду. Причиною стало те, що апеляційний суд не навів достатньої мотивації та аргументації щодо відповідності висновку судової експертизи фактичним обставинам справи. Крім того, апеляційний суд не виконав попередні вказівки касаційного суду. Зокрема, суд апеляційної інстанції не надав оцінки аргументам відповідачів. Це, в свою чергу, призвело до неповного з’ясування обставин, які є визначальними, вагомими та ключовими для вирішення спору з урахуванням, зокрема, підстав позову та предмету доказування.

 

За результатами нового розгляду, суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції і ухвалив нове судове рішення, яким відмовив у задоволенні позову.

 

Що сказав Верховний Суд

 

Втретє переглядаючи рішення апеляційного суду, Верховний Суд констатував, що в основу рішення про відмову у позові, окрім іншого, покладено оцінку та дослідження трьох висновків експертів. При цьому суд здійснив оцінку кожного з висновків, які долучені до матеріалів цієї справи, а також навів мотиви відхилення висновків.

 

У постанові від 8 квітня 2025 року Верховний Суд підтвердив, що апеляційна інстанція належно виконала всі вказівки касаційного суду.

 

Отже, Верховний Суд підтримав оцінку доказів за принципами належності й достовірності та проілюстрував, що експертизи мають оцінюватись за належністю, допустимістю та відповідністю методології, а схожість торговельних марок потребує всебічного аналізу.

 

Ця справа вкотре підтвердила, що має значення не кількість висновків експертів, наявних в матеріалах справи, а суть кожного висновка експерта. Тому, при здійсненні оцінки доказів, необхідно оцінювати не кількість висновків, а зміст кожного висновку.

 

Із постановою Верховного Суду від 8 квітня 2025 року у справі № 910/14228/21 можна ознайомитись за посиланням.

 

Читайте також:

 

Чи може колір бути торговельною маркою: що про це каже український суд?

 

Мораторій на відчуження майнових прав на ІР об’єкти, які належать росіянам та білорусам: IP офіс відстояв у суді правомірність своїх рішень

 

Чи залежить дострокове припинення дії свідоцтва на ТМ через її невикористання від зміни особи власника – позиція Великої Палати Верховного Суду