За ініціативи IP офісу Велика Палата Верховного Суду поставила крапку у проблематиці застосування порядку обчислення п’ятирічного строку невикористання торговельної марки її власником як підстави для дострокового припинення її дії за рішенням суду.
У 2023 році “Єврокеш” С.А. звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю “ДОМІНУС-К” та IP офісу про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку та зобов’язання внести до Державного реєстру свідоцтв на торговельні марки відповідні зміни. Позовні вимоги ґрунтувалися на тому, що торговельна марка не використовується власником на території України протягом останніх п’яти років, що перешкоджає Позивачу отримати на території України правову охорону його торговельним маркам за міжнародними реєстраціями.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 30.04.2024 у справі № 910/8781/23 у задоволенні позову відмовлено повністю з підстав того, що з дати отримання ТОВ “ДОМІНУС-К” прав на використання спірного знаку від попереднього власника та станом на час звернення Позивача до суду не сплив передбачений законодавством п’ятирічний строк безперервного невикористання знаку, а тому відсутні правові підстави, передбачені Законом України від 15.12.1993 № 3689-XII “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, для дострокового припинення дії свідоцтва.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.08.2024 апеляційну скаргу “Єврокеш” С.А. задоволено частково та прийнято нове рішення, яким задоволено позовні вимоги в частині дострокового припинення дії свідоцтва України на торговельну марку на території України в частині всіх послуг 35 та 42 класів МКТП, для яких надана правова охорона.
Суд апеляційної інстанції, частково задовольняючи позовні вимоги, вказав, що і Закон №3689-XII, і Угода про асоціацію встановлюють вимогу щодо безперервного використання саме торговельної марки в Україні, а не щодо безперервного використання торговельної марки конкретним власником, який може періодично змінюватись. Чинне законодавство України не ставить можливість дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у залежність від зміни особи власника свідоцтва, тоді як ТОВ “ДОМІНУС-К” мало оцінити наявний ризик при укладенні договору з попереднім власником стосовно передачі прав та одразу з 25.08.2020 здійснювати власні заходи, спрямовані на використання спірної торговельної марки в Україні.
ТОВ “ДОМІНУС-К”, не погоджуючись з рішенням суду апеляційної інстанції, звернулося до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду із касаційною скаргою.
У процесі касаційного провадження, з метою формування єдиної правозастосовчої практики у сфері інтелектуальної власності у подібних правовідносинах, IP офіс виступив ініціатором передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду.
Велика Палата ВС дійшла висновку, що законодавство України не ставить можливість дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку у залежність від зміни особи власника свідоцтва. Набувач права власності на торговельну марку під час укладення відповідного договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку оцінює наявні ризики у зв’язку зі строками здійснення попереднім власником своїх прав на торговельну марку.
Велика Палата ВС констатувала, що, виходячи з системного тлумачення норм частини четвертої статті 18 Закону № 3689-XII та статті 198, 200 Угоди про асоціацію, п’ятирічний строк безперервного невикористання торговельної марки починає перебіг відповідно з дати подання заявки та дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні) та не залежить від зміни власника (уповноваженого користувача) такої торговельної марки, хоч ця процедура може супроводжуватись видачею нового свідоцтва.
З цільового призначення норм Закону № 3689-XII та Угоди про асоціацію вбачається, що їх прийняття було обумовлено метою стимулювання власника (уповноваженого користувача) торговельної марки до фактичного її використання для ідентифікації відповідних товарів/послуг. Протилежний підхід, що з кожною зміною власника (уповноваженого користувача) торговельної марки перебіг п’ятирічного строку її невикористання починається спочатку, унеможливив би застосування зазначених норм права (у тому числі внаслідок цілеспрямованої передачі права власності на торговельну марку з метою не допустити закінчення вказаного строку), що не відповідало б меті запровадження зазначеного строку.
Велика Палата ВС звернулась до подібних норм щодо анулювання прав на торговельну марку з підстави невведення її в дійсне використання протягом п’ятирічного строку, що містяться в Регламенті Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14.06.2017 про торговельну марку Європейського Союзу (стаття 58).
Практика застосування зазначених норм Судом справедливості Європейського Союзу свідчить, що у зазначений п`ятирічний строк використання торговельної марки зараховуються строки її використання всіма власниками, а не лише останнім (наприклад, пункти 29-31 рішення Суду справедливості ЄС від 13.10.2021 у справі Т-12/20), що також дозволяє дійти висновків про обчислення цього строку з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні незалежно від зміни власника такої торговельної марки.
Ураховуючи вищевикладене, Велика Палата ВС залишила без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.08.2024 у справі № 910/8781/23, якою достроково припинено дію свідоцтва України на торговельну марку на території України в частині всіх послуг 35 та 42 класів МКТП.
Зі змістом постанови Великої Палати ВС від 05.03.2025 можна ознайомитись за посиланням.
Читайте також:
Чи може колір бути торговельною маркою: що про це каже український суд?
Коментарів немає