Торговельною маркою є будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови, що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

На реєстрацію можуть бути заявлені такі види позначень: словесні, зображувальні, тривимірні, комбіновані, звукові, позиційні, орнаментні, рухові, голографічні, мультимедійні позначення, а також колір як такий або комбінація кольорів без окреслення контурами.

Приклади (клікніть на зображення, щоб відкрити в СІС):

• СЛОВЕСНІ

• ЗОБРАЖУВАЛЬНІ

• ТРИВИМІРНІ

• КОМБІНОВАНІ

• ЗВУКОВІ

• РУХОВІ

Терміни «торговельна марка» і «бренд» часто використовують як синоніми.

Проте, значення терміна «бренд» значно ширше і може охоплювати як зареєстровані, так і незареєстровані комерційні позначення.

Торговельні марки є важливим елементом бренду, але бренд зазвичай включає також інші елементи, такі як дизайн, фірмовий стиль, слогани, символи і звуки, а також концепцію, імідж і репутацію, пов’язані у свідомості споживачів із певною продукцією.

Реєстрація торговельної марки надає власнику такі переваги:

• надає право використовувати торговельну марку на свій розсуд – наносити на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

• надає право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

• надає право дозволяти використання торговельної марки  – видавати виключні, невиключні, одиничні та інші ліцензії, укладати ліцензійні договори та отримувати прибуток;

• надає можливість отримати прибуток від відчуження (передання) майнових прав іншій особі;

• сприяє зростанню вартості виробу, оскільки виріб щодо якого зареєстровано права інтелектуальної власності викликає більше довіри порівняно з незареєстрованим;

• майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути передані до статутного капіталу суб’єкта господарювання як вклад, а також стати предметом договору застави чи інших зобов’язань, активом для залучення та гарантування інвестицій;

• у разі порушення прав інтелектуальної власності власник має право звертатися за їх захистом до суду, вимагати припинення порушення прав та відшкодування заподіяних збитків;

• реєстрація дає право подавати до Державної митної служби заяву щодо внесення зареєстрованої торговельної марки до митного реєстру, для запобігання порушенню прав під час переміщення через митний кордон України виробів, на яких використано торговельну марку;

• реєстрація сприяє побудові маркетингової стратегії просування продукції, заснованої на принципах дотримання прав інтелектуальної власності;

• реєстрація сприяє упорядкуванню портфелю прав інтелектуальної власності, забезпеченню коректного обліку нематеріальних активів та дотриманню податкової дисципліни.

Основні міжнародні правові акти щодо торговельних марок:

Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883 року) – цей договір є одним з найстаріших і найважливіших у сфері інтелектуальної власності. Він встановлює базові принципи охорони промислової власності, включаючи торговельні марки, та забезпечує право пріоритету для заявників із країн-учасниць.

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (1891 року) та Протокол до неї (1989 року) – ці документи утворюють Мадридську систему, яка дозволяє реєструвати торговельні марки на міжнародному рівні. Завдяки їй заявники можуть подати одну заявку до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) через відомство країни, в якій подана національна заявка чи здійснена національна реєстрація, і вибрати країни, в яких вони бажають отримати правову охорону для своєї торговельної марки. 

Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (1957 року) – цей договір встановлює систему класифікації товарів і послуг, що використовується для реєстрації торговельних марок. Класифікація складається з 45 класів, які допомагають чітко визначити обсяг охорони торговельної марки.

Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків (1973 року) – метою запровадженої угодою Віденської класифікації є полегшення пошуку торговельних марок на тотожність і схожість та уникнення перекласифікації під час обміну документами на міжнародному рівні.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) (1994 року) – частина угод Світової організації торгівлі (СОТ), яка встановлює мінімальні стандарти охорони інтелектуальної власності, включаючи торговельні марки, та передбачає механізми вирішення спорів.

Сінгапурський договір про право торговельних марок (2006 року) – цей договір спрощує адміністративні процедури, пов’язані з реєстрацією і ліцензуванням торговельних марок та запроваджує стандарти для національних офісів. 

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, якою встановлено стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності на торговельні марки, та зобов’язання України здійснювати поступове наближення свого законодавства до права ЄС.

Основні правові акти Європейського Союзу щодо торговельних марок:

Директива Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 року щодо наближення законодавств держав-членів стосовно торговельних марок – метою цієї директиви є гармонізація національних законодавств держав-членів стосовно торговельних марок, щоб забезпечити єдині стандарти охорони та процедури реєстрації.

Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast) (Text with EEA relevance)

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку ЄС – цей регламент модернізує та консолідує правила, що стосуються торговельної марки ЄС, включаючи процедури реєстрації, охорони та вирішення спорів.

Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) (Text with EEA relevance)

Цивільний кодекс України

визначає загальні положення про об’єкти інтелектуальної власності, в тому числі про торговельні марки, і регулює правовідносини, пов’язані з їх використанням та захистом. 

Господарський кодекс України

встановлює основні принципи господарської діяльності, включаючи регулювання відносин щодо використання прав інтелектуальної власності в господарській діяльності, зокрема торговельних марок. 

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито»

регулює питання сплати державного мита, в тому числі за видачу свідоцтва на торговельну марку.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

основний законодавчий акт, що регулює порядок реєстрації, використання та захисту торговельних марок в Україні. 

Правила складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну, затверджені наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 №19889 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за №1263/42608

встановлюють процедуру складання, подання та експертизи заявок на торговельні марки, а також врегульовують порядок подання та розгляду міжнародної заявки на реєстрацію торговельної марки за Мадридською системою та проведення експертизи торговельної марки за міжнародною реєстрацією, поширеною на територію України.

Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 №1716

визначає порядок і розміри зборів, які сплачуються за дії, пов’язані з реєстрацією та охороною торговельних марок. 

Положення про Комісію з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна та/або на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного Герба України, затверджене наказом Міністерства економіки України від 20.12.2023 №19944 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.02.2024 за №188/41533

визначає умови надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та/або міжнародного літерного коду держави Україна та/або на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного Герба України. 

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 №576 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.08.2001 за №718/5909

Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 р. за №64/6352.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) свідоцтво України на торговельну марку надає його власнику наступні права:

• Право використовувати торговельну марку. Використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);  застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.  

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки. 

• Виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: 
  
  
  • позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
  • позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;
  • позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;
  • позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

• Право передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну маркуповністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору. 

• Право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору. 

• Право проставляти поряд із торговельною маркою попереджувальне маркування у вигляді латинської літери «R», обведеної колом,  яке вказує на те, що цю торговельну марку зареєстровано в Україні. 

Права, які випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. 

Власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п’яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п’ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Подати заявку на реєстрацію торговельної марки можуть різні суб’єкти, зокрема:

• будь-яка фізична особа, незалежно від громадянства або місця проживання, може подати заявку на реєстрацію торговельної марки. Це може бути підприємець або просто особа, яка планує використовувати торговельну марку в своїй діяльності;

• компанії, організації або інші юридичні особи можуть подавати заявки на торговельні марки для захисту своїх брендів, товарів чи послуг;

• групи компаній або інші об’єднання можуть спільно подавати заявку на реєстрацію торговельної марки, яка буде використовуватись усіма учасниками;

• іноземні громадяни та компанії можуть подавати заявки на торговельні марки в Україні, як безпосередньо, так і через представників або патентних повірених.

Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Торговельну марку реєструє Національний орган інтелектуальної власності, функції якого виконує Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (ІР офіс).

Для реєстрації торговельної марки в Україні подають заявку, тобто сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва. Детально з інформацією про склад заявки можна ознайомитись в Правилах складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну, затверджених наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 №19889, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за №1263/42608.

Склад заявки:

• заява про реєстрацію торговельної марки;
• зображення позначення, що заявляється;
• перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, згрупованих за МКТП.

До заявки, у разі необхідності, додаються інші передбачені главою 3 розділу  додаткові документи, необхідні для реєстрації торговельної марки або визначені заявником.

Вартість заявки на реєстрацію торговельної марки є динамічною та залежить від низки обставин:

• кількість заявників;
• чорно-біле чи кольорове зображення;
• включення до торговельної марки позначення, яке зображує або імітує офіційну назву та/або міжнародний літерний код держави Україна;
• кількість класів МКТП;
• форма подання заявки (паперова чи електронна).

Орієнтовна вартість заявки на чорно-біле зображення торговельної марки щодо 1 класу МКТП, поданої в електронному вигляді, одним заявником становить – 3000 грн.

Детальніше: Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 №1716

Під час сплати збору у відповідному розрахунковому документі зазначаються:

• ім’я (найменування) платника збору;
• слово «збір»;
• вид збору (скорочено) та його код, сума збору;
• номер заявки або номер відповідного свідоцтва;
• код країни- у разі коли збір сплачено від імені фізичної особи, що постійно проживає за межами України, або юридичної особи з місцезнаходженням за межами України.

Інформацію про реквізити для сплати зборів розміщено за посиланням.

Заявка подається до ІР офісу:

в паперовій формі:

• безпосередньо до відповідного підрозділу на першому поверсі ІР офісу;
• безпосередньо через поштову скриньку за адресою ІР офісу – вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ;
• на адресу ІР офісу засобами поштового зв’язку – вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ, 01601;

в електронній формі:

через систему подання електронних заявок (СПЕЗ-1), систему електронної взаємодії закладу експертизи (СЕВ ЗЕС).

Детальніше про графік прийому документів – за посиланням.

Детальніше про систему СЕВ ЗЕС – за посиланням. 

Подання заявки факсом або електронною поштою не передбачено.

Бланк заявки можна завантажити за посиланням. 

З прикладом заповнення заявки на державну реєстрацію торговельної марки можна ознайомитися за посиланням.

Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не встановлено строк розгляду заявки на реєстрацію торговельної марки, а середній строк становить 18 місяців.

Експертиза заявки складається з формальної експертизи та кваліфікаційної і проводиться у такому порядку.

Під час формальної експертизи заявки:

• здійснюється класифікування зображувальних елементів заявленої торговельної марки;

• установлюється дата подання заявки на підставі Закону та перевіряється сплата збору за подання заявки;

• здійснюється публікація відомостей про заявку;

• заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам Закону та Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну, затверджених наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 №19889, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за №1263/42608 (далі – Правила), у тому числі перелік товарів і/або послуг досліджується на відповідність вимогам Правил;

• установлюється пріоритет на підставі Закону;

• у разі одержання заперечення проти заявки, вирішується питання про прийняття заперечення до розгляду та його копія надсилається заявнику.

Під час кваліфікаційної експертизи:

• заявлене позначення перевіряється на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним Закону;

• розглядається заперечення проти заявки (у разі його одержання).

Під час проведення експертизи використовується інформаційна база ІР офісу, у тому числі матеріали заявки, довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою.

Висновок експертизи за заявкою затверджується ІР офісом. На підставі такого висновку ІР офісом приймається рішення про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію торговельної марки щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації торговельної марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг.

Під час проведення експертизи заявки перевіряється факт застосування:

• щодо заявника персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій),

• щодо держави заявника секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що поширюються на резидентів іноземної держави, відповідно до Закону України «Про санкції».

Перевірка факту застосування санкцій здійснюється за відомостями, що містяться в рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, уведених у дію указами Президента України, та в установлених Законом України «Про санкції» випадках, затверджених постановою Верховної Ради України.

Якщо на будь-якому етапі діловодства за заявкою встановлено факт застосування щодо заявника або щодо держави заявника санкцій, діловодство за заявкою здійснюється з урахуванням виду застосованих санкцій, про що ІР офіс повідомляє заявника.

ІР офіс може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів у разі виникнення обґрунтованих сумнівів стосовно відповідності ідентифікаційних даних особи заявника та особи, щодо якої застосовано санкції, або належності такої особи до осіб, що мають прямий або опосередкований вплив на діяльність заявника, який є юридичною особою.

Під час проведення експертизи заявки перевіряється, чи не є заявник (один із заявників) особою, пов’язаною з державою-агресором, визначеною відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації».

У разі належності принаймні одного заявника до осіб, пов’язаних з державою-агресором, ІР офіс приймає рішення про відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і/або послуг. Клопотання заявника про внесення будь-яких змін до такої заявки не підлягає задоволенню.

Рішення РНБОУ

Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері: рішення РНБО від 20.11.2023.

Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран: рішення РНБОУ від 27.05.2023.

Правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» та на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон).

Об’єктом торговельної марки не можуть бути

• імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов’язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов’язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті;

• символіка російської імперської політики в розумінні Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Підстави для відмови в наданні правової охорони

Згідно з Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

• державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
• офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні літерні коди держав;
• емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
• офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
• нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна та/або на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного герба України є колегіальний орган, утворений НОІВ.

Згідно з Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

• звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

• складаються лише з позначень, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг;

• складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг;

• можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження;

• можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу;

• складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

• відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності;

• відтворюють назву сорту рослин, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке позначення, і якщо заявлене позначення стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду;

• містять географічні зазначення (у тому числі для спиртів та алкогольних напоїв), зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет – до дати пріоритету для таких самих або споріднених з ними товарів, якщо під час використання заявленого позначення використовується репутація географічного зазначення та/або заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик та дійсного походження товару.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, сьомому і восьмому цього пункту, можуть бути внесені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні торговельної марки.

Позначення, зазначені в абзацах другому, третьому, четвертому, сьомому і восьмому цього пункту, можуть одержати правову охорону, якщо вони набули розрізняльної здатності в результаті їх використання до дати подання заявки.

Не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:

• торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

• торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

• торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв’язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника;

• комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

• знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку;

• торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи.

Не реєструються як торговельні марки позначення, які відтворюють:

• промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

• назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

• прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Не можуть одержати правову охорону та не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, що суперечать вимогам частини другої статті 5 Закону та вимогам законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Позначення, зазначені в абзацах другому – п’ятому і сьомому пункту 3 та абзаці другому пункту 4 цієї статті, можуть бути зареєстровані як торговельні марки, якщо на це є згода власника свідоцтва раніше зареєстрованої торговельної марки або власника іншого раніше набутого права та не існує можливості введення в оману споживачів.

Для пошуку заявлених або зареєстрованих в Україні торговельних марок можна скористатись:

Спеціальною інформаційною системою ІР офісу, обравши такі пошукові поля, як:

1. Об’єкт – торговельні марка,

2. Правовий статус ОПВ – заявка та охоронний документ,

3. Бібліографічні елемент – (539) Ключові слова,

4. Значення – «слово»

⇒ Об’єкт – торгівельна марка,

⇒ Правовий статус ОПВ –охоронний документ,

⇒ Бібліографічні дані – (111) номер реєстрації або (539) ключові слова тощо,

⇒ Значення – «номер» або «ключове слово».

Базою Global Brand Database

Базою Madrid Monitor

Заявник може оскаржити рішення ІР офісу за заявкою:

• у судовому порядку;

• до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення ІР офісу чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

• до Апеляційної палати власником міжнародної реєстрації – протягом трьох місяців від дати надсилання ІР офісом до Міжнародного бюро ВОІВ заяви про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні.

Особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 Закону, може оскаржити рішення ІР офісу до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 Закону.

Детальніше про Апеляційну палату УКРНОІВІ та оскарження рішень за посиланням.

Реквізити для оплати державного мита – за посиланням.

Ознайомитися з матеріалами заявки на торговельну марку може в приміщенні ІР офісу, після публікації відомостей про заявку в Бюлетені, за умови подання клопотання в довільній формі та сплати відповідного збору.

Детальніше з інформацією про порядок ознайомлення з матеріалами заявки можна ознайомитись в Інструкції.

Отримати копії матеріалів заявки на торговельну марку може будь-яка особа після публікації відомостей про заявку в Бюлетені, направивши запит до ІР офісу про доступ до публічної інформації, у порядку передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 Детальніше – за посиланням.

В Україні незалежною професійною діяльністю щодо надання послуг, пов’язаних з набуттям, здійсненням та захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, представництва інтересів осіб в ІР офісі, Мінекономіки, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, займаються патентні повірені.

З відомостями Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)  можна ознайомитись за посиланням.

Охорону торговельної марки в інших країнах можна одержати двома шляхами.

По-перше, можна подати заявку до відомства держави, у якій заявник бажає одержати охорону згідно із законом і правилами, які регламентують реєстрацію торговельної марки в країні подання.

По-друге, можна зареєструвати торговельну марку в іноземних державах згідно з Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (далі – Протокол). У цьому випадку заявка на міжнародну реєстрацію із зазначенням переліку країн, у яких заявник бажає одержати правову охорону, подається через УКРНОІВІ за умови сплати національного збору за її подання.

Пропонуємо скористатись системою електронного подання міжнародних заявок «Madrid e-Filing». 

Міжнародна заявка повинна містити такі документи:

1. супровідний лист;

2. заповнену та підписану заявником або його представником форму (ММ2)  рекомендовану Міжнародним бюро ВОІВ (далі – МБ ВОІВ);

3. довіреність, якщо заявка подається і підписана представником;

4. заповнену та підписану форму ММ18 (у випадку зазначення США).

До міжнародної заявки може додаватись копія документа, що підтверджує сплату міжнародного мита, передбаченого статтею 8(2) Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, статтею 8(2) Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, з урахуванням статті 8(7) Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.

Міжнародна заявка складається французькою або англійською мовою. Відомості у міжнародній заявці повинні відповідати відомостям, зазначеним у базовій заявці або базовій реєстрації.

Перелік товарів і/або послуг повинен бути викладений відповідно до чинної на момент подання міжнародної заявки редакції МКТП.

При цьому, наведений у міжнародній заявці перелік товарів і/або послуг може містити частину товарів і/або послуг, наведених у базовій заявці (базовій реєстрації), проте він не повинен містити товарів і/або послуг, які виходять за межі переліку зазначених у базовій заявці (базовій реєстрації) товарів і/або послуг.

Ім’я або повне найменування, адреса місця проживання або місця знаходження заявника, адреса для листування, ім’я представника, якщо заявник має такого, зазначаються транслітерацією буквами латинського алфавіту з урахуванням фонетичних норм української мови відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

Якщо заявником є юридична особа, то повне найменування та адреса місця знаходження заявника наводяться з повнотою і послідовністю відповідно до установчих документів, а транслітерація може бути замінена перекладом мовою міжнародної заявки.

МБ ВОІВ рекомендує користувачам Мадридської системи вказувати свою електронну адресу та адресу своїх представників в міжнародних заявках та інших заявах стосовно виконання процедур за міжнародними реєстраціями, а також закликає повідомити електронну адресу до кожної міжнародної реєстрації, в якій таку адресу не зазначено, за допомогою спеціальної сторінки Contact Madrid. З 01.02.2021 зазначення електронної адреси згідно з прийнятими до правил 3, 9, 25 та 36 Правил до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків змінами є обов’язковим.

Заявка на міжнародну реєстрацію може базуватись на двох і більше базових заявках і/або базових реєстраціях за умови, що:

• вони стосуються тієї ж самої торговельної марки,
• заявником або власником відповідної базової заявки та/або базової реєстрації є та сама особа (особи), яка подає міжнародну заявку;
• зазначені у міжнародній заявці товари і/або послуги охоплюються переліком товарів і/або послуг відповідних базових заявок та/або базових реєстрацій.

Право на подання міжнародної заявки має будь-яка фізична або юридична особа, яка відповідає вимогам статті 1(3) Мадридської угоди або статті 2(1) Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, а саме має в Україні справжнє і діюче промислове або торговельне підприємство, або місце проживання, або громадянство.

Міжнародна заявка може бути подана двома чи більше заявниками спільно за умови, що усі вони є власниками відповідної базової реєстрації або заявниками відповідної базової заявки та кожен з них має право на подання міжнародної заявки.

Подання міжнародної заявки на ім’я одного із заявників (власників), зазначених у базовій заявці (реєстрації), не допускається.

Міжнародне мито сплачується у швейцарських франках безпосередньо до МБ ВОІВ:

(і) шляхом списання коштів з поточного рахунку, відкритого в МБ ВОІВ;

(іі) шляхом сплати на швейцарський поштовий чековий рахунок або на будь-який банківський рахунок МБ ВОІВ;

(ііі) кредитною картою, якщо, у випадку, коли зв’язок здійснюється через електронні засоби, як передбачено у Розділі 11 Адміністративної інструкції, МБ ВОІВ надало електронний інтерфейс для сплати в режимі он-лайн.

Міжнародне мито за проведення дій по міжнародній реєстрації можна перерахувати на банківський рахунок ВОІВ.

Після отримання необхідних документів ІР офіс перевіряє та засвідчує, що:

• зображення торговельної марки відповідає тому вигляду, в якому воно наведене у базовому (національному) свідоцтві або у базовій (національній) заявці;

• найменування і адреса заявника у міжнародній заявці відповідають найменуванню і адресі власника базового (національного) свідоцтва або заявника базової (національної) заявки;

• перелік товарів і/або послуг міжнародної заявки не виходить за межі переліку товарів і/або послуг базового (національного) свідоцтва або базової (національної) заявки.

Після цього міжнародна заявка на реєстрацію торговельної марки надсилається до МБ ВОІВ.

Дата міжнародної реєстрації встановлюється МБ ВОІВ за датою одержання міжнародної заявки ІР офісом, за умови, що МБ ВОІВ одержало цю заявку протягом двох місяців від цієї дати.

Якщо міжнародна заявка одержана МБ ВОІВ після спливу цього строку, дата міжнародної реєстрації встановлюється за датою одержання цієї заявки МБ ВОІВ.

МБ ВОІВ проводить формальну експертизу заявки, реєструє торговельну марку в Міжнародному реєстрі, публікує інформацію в офіційному бюлетені ВОІВ (WIPO Gazette of International Marks) і направляє власнику торговельної марки сертифікат про міжнародну реєстрацію торговельної марки. Також МБ ВОІВ пересилає відповідні повідомлення всім країнам, що вказані в міжнародній заявці, та протягом 12 (в деяких випадках 18) місяців з дати цього повідомлення кожна країна проводить експертизу торговельної марки згідно з національним законодавством, підтверджуючи дію міжнародної реєстрації стосовно всіх товарів і/або послуг, або частини товарів і/або послуг, або повністю відмовляє в охороні. Зареєстровані торговельні марки мають той самий юридичний статус, як і торговельні марки, що подані та зареєстровані в країні за національною процедурою. 

Після реєстрації торговельної марки в Міжнародному реєстрі, міжнародну реєстрацію можна поширювати на інші країни Мадридської системи. Для цього використовується заява про територіальне поширення після міжнародної реєстрації за формою ММ4.

Заява про територіальне поширення після міжнародної реєстрації може бути подана через ІР офіс, за умови сплати національного збору, або безпосередньо до МБ ВОІВ, якщо міжнародна реєстрація здійснена виключно згідно з Протоколом.

До заяви на територіальне поширення додаються: 

• довіреність на ведення справ заявника за міжнародною заявкою, якщо змінився представник;

• копія документа, що підтверджує сплату збору за подання заяви на територіальне поширення  міжнародної реєстрації торговельної марки;

• може додаватися копія документа, що підтверджує сплату міжнародного мита за подання заявки на територіальне поширення  міжнародної реєстрації торговельної марки.

До Міжнародного реєстру можуть бути внесені зміни щодо міжнародної реєстрації

• зміна власника (форма ММ5);

• обмеження переліку товарів і послуг (форма ММ6);

• відмова від охорони у деяких зазначених країнах (форма ММ7);

• повне або часткове анулювання міжнародної реєстрації (форма ММ8);

• зміна імені/назви або адреси власника або, якщо власником є юридична особа, зміна (або внесення) запису про організаційно-правову форму власника (форма MM9);

• зміна імені /та або адреси представника (форма ММ 10);

• продовження терміну дії міжнародної реєстрації (форма ММ11);

• призначення представника (форма ММ12); та інші.

Всі форми (крім ММ2)  можна надсилати безпосередньо до МБ ВОІВ.

Міжнародна реєстрація залишається залежною від національної (базової) реєстрації або заявки протягом п`яти років з дати міжнародної реєстрації. Таким чином, міжнародна реєстрація торговельної марки втрачає силу, якщо протягом п’яти років національна торговельна марка, раніше зареєстрована, або подана на реєстрацію в країні походження, анулюється. Відомство країни походження звертається до Міжнародного Бюро ВОІВ з вимогою виключити торговельну марку з Міжнародного реєстру. Після п`ятирічного строку міжнародна реєстрація стає незалежною від національної торговельної марки.

Міжнародна реєстрація, виключена з Міжнародного реєстру відповідно до статті 6(4) Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (далі – Протокол) відносно усіх або частини товарів і послуг, дія якої поширювалась на територію України, може бути згідно зі статтею 9quinquies Протоколу перетворена в заявку на ту саму торговельну марку.

Для перетворення міжнародної реєстрації в національну заявку на торговельну марку власником міжнародної реєстрації або його представником до ІР офісу подається комплект документів, що повинен містити:

• клопотання в довільній формі українською мовою про реєстрацію торговельної марки на підставі перетворення міжнародної реєстрації в національну заявку;

• заявку, оформлену відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) та розділу III Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну, затверджених наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 №19889, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608. Відомості про те, що заявка є перетвореною із міжнародної реєстрації відповідно до статті 9 quinquies Протоколу до Мадридської угоди, та номер відповідної міжнародної реєстрації наводяться у розділі 1 форми заявки. При цьому, зазначені у заявці товари і/або послуги повинні охоплюватися переліком товарів і/або послуг міжнародної реєстрації, виключеної з Міжнародного реєстру;

• копію повідомлення МБ ВОІВ про анулювання міжнародної реєстрації, одержаного власником відповідно до правила 22 Правил до Протоколу до Мадридської угоди.

За подання заявки необхідно сплатити збір згідно з пунктом 8 статті 7 Закону та Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 №1716 (код збору 40100).

У разі, якщо зазначена заявка подана до ІР офісу протягом трьох місяців від дати, на яку міжнародна реєстрація була виключена з Міжнародного реєстру (анульована),  дата подання такої заявки встановлюється за датою цієї міжнародної реєстрації або за датою внесення запису про територіальне поширення на територію України відповідно до статті 3ter(2) Протоколу. Якщо за такою міжнародною реєстрацією встановлено пріоритет, то за заявкою зберігається та ж сама дата пріоритету.

Власник свідоцтва України на торговельну марку може комерціалізувати торговельну марку надавши дозвіл на її використання іншим особам. Власник (ліцензіар) може укласти ліцензійний договір із зацікавленою особою (ліцензіатом). Ліцензіатами (користувачами) можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Укласти ліцензійний договір можливо лише щодо зареєстрованої торговельної марки.

За ліцензійним договором ліцензіату надається тимчасовий дозвіл на використання торговельної марки, тоді як всі майнові права залишаються у ліцензіара.

В ліцензійному договорі необхідно визначити територію у межах якої діятиме ліцензія. Свідоцтво України на торговельну марку має територіальний характер та обмежується територією України, отже дія ліцензійного договору щодо торговельної марки буде поширюватись тільки на територію України.

 Сторони мають визначити в договорі:

•  вид ліцензії (виключна, одинична, невиключна);

•  сферу використання торговельної марки:

• права, що надаються за договором;

• способи використання торговельної марки;

• розмір, порядок та строки здійснення оплати за її використання (ліцензійні платежі);

•  відповідальність за порушення умов договору.

Строк на який надаються майнові права – не має спливати пізніше спливу строку чинності майнових прав на таку торговельну марку.

 Всі узгоджені між ліцензіаром та ліцензіатом умови мають бути визначені в ліцензійному договорі, а сам договір укладено у письмовій (електронній) формі. Ліцензійний договір не підлягає обов’язковій нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, це може бути зроблено за бажанням сторін договору.

Укладання договору – ключовий етап комерціалізації торговельної марки. Юридичні або економічні вади договору можуть призвести до втрати прав інтелектуальної власності, збитків, розголошення комерційної таємниці, шкоди діловій репутації та інших негативних наслідків.

Істотними умовами ліцензійного договору на використання торгівельної марки є:

• предмет договору та вид ліцензії;

• сфера використання торговельної марки (конкретні права, що надаються за договором, способи використання, територія та строк, на які надаються права, тощо);

• розмір, порядок і строки виплати плати за використання торговельної марки;

• інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір (усі умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди).

Предметом ліцензійного договору на використання торговельної марки є надання однією стороною (ліцензіаром) другій стороні (ліцензіату) дозволу на використання торговельної марки визначеним способом (способами) протягом певного строку на певній території, та зобов’язання ліцензіата вносити плату за використання об’єкта, якщо інше не встановлено договором.

Важливо:

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання торговельної марки, які на момент укладення договору не були чинними.

За ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Ліцензійний договір на використання торговельної марки повинен містити умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Права на використання торговельної марки та способи її використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням Цивільного кодексу України, є нікчемними.

Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт права інтелектуальної власності.

У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п’ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п’ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання торговельної марки. Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення другою стороною інших умов договору.

В договорі (в тому числі печатці, якою скріплено підпис від імені юридичної особи (за наявності)) найменування і адреса ліцензіара має відповідати її найменуванню і адресі, зазначеній у відповідному Державному реєстрі.

У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання торговельної марки. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

⇓ ПРИКЛАД істотних умов ліцензійного договору на використання торговельної марки

Ліцензіар цим надає Ліцензіату за винагороду на термін дії цього договору виключну ліцензію (дозвіл) на використання торговельної марки, відомості про державну реєстрацію якої внесено (дата) до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки (свідоцтво України на торговельну марку №___), відносно частини вказаних у свідоцтві України на торговельну марку №____ товарів і послуг (для товару – антибіотики, зазначеному в кл. 5, для послуги – рекламування, зазначеної в кл. 35) класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для яких вона зареєстрована, а саме:

– право на нанесення торговельної марки на упаковку, в якій містяться антибіотики та на застосування торговельної марки в рекламі на території дії цього договору;

– видачу ліцензій (субліцензій) на нанесення торговельної марки на упаковку, в якій містяться антибіотики та на застосування торговельної марки в рекламі на території дії цього договору третім особам.

Цей договір діє з моменту його укладання сторонами до 15.05.2025 року (за умови продовження строку дії свідоцтва до 31.12.2033 року).  

Дія договору поширюється на територію Закарпатської області, як адміністративно-територіальну одиницю держави Україна.

За надання виключної ліцензії (дозволу) на використання торговельної марки Ліцензіат сплачує Ліцензіару винагороду (роялті), за кожну упаковку товару, на яку нанесено торговельну марку, та за кожну рекламну компанію із застосуванням торговельної марки, у розмірі та порядку, визначеному Сторонами в додатках до договору, що є його невід’ємною частиною.

Ліцензіат гарантує, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за цим договором, не буде нижчою якості товарів і послуг Ліцензіара.

Якість товарів і послуг Ліцензіара визначено в додатку до договору, що є його невід’ємною частиною.

Ліцензіар зобов’язується здійснювати контроль за якістю товарів і послуг, виготовлених чи наданих за цим договором шляхом щоквартальних перевірок діяльності Ліцензіата, пов’язаної з виконанням умов цього договору.

Інші умови договору, щодо яких має бути досягнуто згоди Сторін.

Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку – це договір за яким одна сторона (власник свідоцтва України на торговельну марку) передає другій стороні (набувачу) частково або у повному складі майнові права на визначених договором умовах.

Після укладення цього договору відбувається зміна особи власника свідоцтва України на торговельну марку. Набувач самостійно приймає рішення щодо подальшого розпорядження всіма майновими правами на торговельну марку (якщо права було передано в повному обсязі) або їх частиною (у разі часткової передачі майнових прав).

Набувачем може бути як фізична, так і юридична особа.

Передати можна майнові права інтелектуальної власності, які вже існують на момент укладення договору, тому, в обов’язковому порядку в договорі наводяться відомості, що дозволяють ідентифікувати відповідну торговельну марку.

В договорі вказується розмір та спосіб визначення плати (винагороди) за відчуження прав або зазначається про безвідплатний характер договору.

Укладення договору про передання майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які було укладено раніше.

Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності обов’язково укладається у письмовій (електронній) формі, інакше він є нікчемним (таким, що не породжує права та обов’язки у сторін договору).

Договір про передання майнових прав на торговельну марку не підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню, і є чинним для сторін з дати укладання.

Важливо!

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку переходять до набувача за договором про передання майнових прав інтелектуальної власності з моменту державної реєстрації в ІР офісі.

Укладання договору – ключовий етап комерціалізації торговельних марок. Юридичні або економічні вади договору можуть призвести до втрати прав інтелектуальної власності, збитків, розголошення комерційної таємниці, шкоди діловій репутації та інших негативних наслідків.

При укладанні договору про передання майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку слід пам’ятати, що

договір укладається у письмовій (електронній) формі і у разі недодержання письмової (електронної) форми договору він є нікчемним.

Важливо:

Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства.

Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів, або іншим чином врегульовується порядок його використання сторонами.

Взаємовідносини під час використання торговельної марки, права на яку належать кільком особам, визначаються укладеним між ними договором. У разі відсутності такого договору кожний із власників може використовувати торговельну марку на свій розсуд, але жоден з них не має права надавати дозвіл (видавати ліцензію) на використання торговельної марки та передавати майнові права на  торговельну марку іншій особі без згоди решти власників свідоцтва України на торговельну марку.

Має містити дату укладання договору, набрання ним чинності та місце укладення договору.

Є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору (Ціна у господарському договорі визначається в порядку, встановленому Господарським кодексом України, іншими законами, актами Кабінету Міністрів України).

Є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору (істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди).

ВАЖЛИВО. Істотними умовами договору про передання майнових прав інтелектуальної власності є його предмет а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди

Предметом договору про передання майнових прав інтелектуальної власності є передача однією стороною (особою, що є суб’єктом майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності) другій стороні частково або у повному складі майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт права інтелектуальної власності відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Предметом договору про передання майнових прав не можуть бути об’єкти і майнові права, яких не існувало на момент укладання договору.

Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

В договорі (в тому числі печатці, якою скріплено підпис від імені юридичної особи (у разі її наявності)) найменування і адреса сторони (особи, що є суб’єктом майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності) має відповідати її найменуванню і адресі, зазначеній у відповідному Державному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності.

⇓ ПРИКЛАД істотних умов договору про передання майнових прав інтелектуальної власності на  торговельну марку

Власник цим передає (відчужує) на користь Правонаступника, а Правонаступник цим набуває від Власника всі належні Власнику майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку, відомості про державну реєстрацію якої внесено (дата) до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки (свідоцтво України на торговельну марку №___), відносно всіх вказаних у свідоцтві України на торговельну марку №____ товарів і послуг класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для яких вона зареєстрована (кл. 10, 16, 35), а саме:

право на використання торговельної марки;

виключне право дозволяти використання торговельної марки;

виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Ціна цього договору визначена Сторонами в додатку до договору, що є його невід’ємною частиною.

Інші умови договору, щодо яких має бути досягнуто згоди Сторін.

Власник свідоцтва України на торговельну марку може розпоряджатися правами на торговельну марку шляхом:

• передачі на підставі договору майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку будь-якій особі, яка стає правонаступником власника;

• надання будь-якій особі дозволу (видачі ліцензії) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

Сторона такого договору має право на інформування невизначеного кола осіб про розпоряджання правами на торговельну марку. Інформування здійснюється шляхом реєстрації договору щодо розпоряджання правами на торговельну марку та публікації в офіційному електронному бюлетені «Промислова власність» відомостей в обсязі та порядку, встановлених ІР офісом, з одночасним внесенням їх до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки (далі – Реєстр).

Факт передання майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку підлягає обов’язковій державній реєстрації.

Факт надання дозволу на використання торговельної марки підлягає державній реєстрації за бажанням сторони договору.

Для реєстрації договору щодо розпоряджання правами на торговельну марку до ІР офісу подається заява про внесення до Реєстру відомостей щодо розпоряджання правами на торговельну марку. До заяви додаються:

• договір щодо розпоряджання правами на торговельну марку або нотаріально засвідчена копія договору або нотаріально засвідчений витяг з договору – 3 примірники;

• документ про сплату відповідного збору.

У відповідних випадках до заяви додаються інші документи, які вимагаються для реєстрації договору, зокрема,

• письмова згода інших власників свідоцтва України на торговельну марку на передання одним із співвласників своїх виключних майнових прав іншій особі,

• довіреність, видана на ім’я патентного повіреного, на реалізацію прав у відносинах з ІР офісом, якщо правонаступником власника торговельної марки є іноземна особа або особа без громадянства, яка проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами України,

• довіреність або інший документ, що засвідчує повноваження представника (у разі підписання заяви представником) або їх засвідчена в установленому законодавством порядку копія.

Детальніше з інформацією про реєстрацію договору щодо розпоряджання правами на торговельну марку та формою заяви про реєстрацію договору можна ознайомитись в Інструкції №576.

Заява подається до ІР офісу:

в паперовій формі

• безпосередньо до відповідного підрозділу на першому поверсі ІР офісу;

• безпосередньо через поштову скриньку адресою ІР офісу – вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ;

• на адресу ІР офісу засобами поштового зв’язку – вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ; 01601

в електронній формі

• на електронну адресу ІР офісу office@nipo.gov.ua із застосуванням КЕП.

Детальніше  читайте за посиланням.

Детальніше про графік прийому документів – за посиланням.

Вартість реєстрації договору щодо розпоряджання правами на одне свідоцтво України на торговельну марку, становить – 2400 грн.

Детальніше: Порядок.

Інформацію про реквізити для сплати зборів розміщено за посиланням.

Патентні повірені

В Україні незалежною професійною діяльністю щодо надання послуг, пов’язаних з набуттям, здійсненням та захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, представництва інтересів осіб в ІР офісі, Мінекономіки, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, займають патентні повірені.

З відомостями Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)  можна ознайомитись за посиланням.

У випадку, коли власником торговельної марки є суб’єкт господарювання, актуальним є питання постановки майнових прав на торговельну марку на баланс підприємства у складі нематеріальних активів.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» (далі – П(С)БУ №8) придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається  в  балансі,  якщо  існує  імовірність  одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

Зазвичай майнові права інтелектуальної власності є найбільшою складовою в структурі нематеріальних активів підприємства в порівняні з правами користування природними ресурсами, правами користування майном або іншими нематеріальними активами.

На облік у складі нематеріальних активів беруться майнові права на торговельну марку після їх набуття та визначення вартості цих майнових прав.

Постановка майнових прав на торговельну марку на бухгалтерський облік у складі нематеріальних активів надає такі можливості:

• збільшення фінансової бази для оновлення основних фондів за рахунок амортизації нематеріальних активів;

• ефективне розпорядження майновими правами на торговельну марку шляхом укладання ліцензійних договорів, договорів купівлі – продажу, договорів франшизи тощо з метою отримання прибутку;

• внесення майнових прав на торговельну марку до статутного капіталу суб’єкта господарювання.

Якщо майнові права на торговельну марку відображено в балансі підприємства, це спрощує розпорядження цими правами та подальшу комерціалізацію (надання у використання за ліцензійними договорами або передача прав тощо).

Відповідно до Листа Міністерства фінансів України від 12.08.2005 року №31-04200-10-5/17045 (далі  – Лист) наявність правової охорони є головним пріоритетом при віднесенні майнових прав інтелектуальної власності до нематеріальних активів.

Для постановки на бухгалтерський облік в якості нематеріальних активів торговельна марка має бути зареєстрована, і на неї отримано свідоцтво (охоронний документ), що визначає майнові права власника на торговельну марку.

Своєчасна державна реєстрація торговельної марки спростить процедуру постановки на бухгалтерський облік.

Як зазначено в Листі, якщо об’єкт інтелектуальної власності вже використовується підприємством, але перебуває на стадії реєстрації, та щодо якого ще не оформлено охоронного документа, то такий об’єкт має зараховуватись на баланс, як незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи.

Після отримання відповідного охоронного документа оформлюється Акт введення в господарський оборот об’єкта інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів. З цього моменту об’єкт інтелектуальної власності ставиться на баланс, і підприємство має право нараховувати на нього амортизацію.

Суб’єкт господарювання може самостійно визначити первісну вартість, за якою майнові права на торговельну марку  будуть відображені в балансі.

Такою первісною вартістю є:

• для торговельної марки, створеної власними силами підприємства, – собівартість (сума витрат на її створення);

• для торговельної марки, придбаної на умовах договору передачі прав, – вартість, яка складається з ціни придбання та інших витрат, пов’язаних з її придбанням;

• для торговельної марки, придбаної в результаті обміну, – залишкова вартість переданого об’єкта (для подібного об’єкта) або справедлива вартість переданого об’єкта (для неподібного об’єкта), збільшена (зменшена) на суму  грошових  коштів  чи  їх еквівалентів,  що була передана (отримана)  під  час  обміну;

• для безоплатно отриманої торговельної марки – справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, пов’язаних з її отриманням.

Також, відповідно до Закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», суб’єкт господарювання може визначити первісну вартість, за якою права на торговельну марку будуть відображені в балансі, за допомогою залучення професійного оцінювача (суб’єкта оціночної діяльності).

Переоцінка майнових прав на торговельну марку проводиться для визначення справедливої (ринкової) вартості та цінності цього нематеріального активу на певну дату у випадках:

• коли майнові права на торговельну марку вже стоять на балансі підприємства у складі нематеріальних активів, і існує вірогідність, що їх вартість з часом значно збільшилася або зменшилася, що може значно вплинути на вартість підприємства в цілому;

• коли торговельна марка, майнові права на яку обліковуються в балансі підприємства як нематеріальний актив, вже приносить прибуток, тобто щодо цього об’єкту інтелектуальної власності існує активний ринок, для укладання більш вигідних ліцензійних договорів або для продажу за ринковою вартістю.

Оцінка прав на торговельну марку – важливий етап комерціалізації, а отже – отримання прибутку та забезпечення успіху компанії на ринку від володіння правами на торговельну марку або від надання їх у використання.

Оцінка прав на торговельну марку – це процес визначення їх вартості за встановленою процедурою на певну дату.

Оцінка прав на торговельну марку проводиться для багатьох цілей, а саме:

• переоцінка прав на торговельну марку для цілей бухгалтерського обліку;

• визначення вартості прав на торговельну марку при укладенні договорів щодо розпорядження майновими правами на торговельну марку (ліцензійних договорів, договорів купівлі – продажу, договорів франшизи тощо);

• визначення розміру платежів (паушального або роялті) за використання прав на торговельну марку при укладенні договорів;

• розрахування ставки роялті для обґрунтування розміру відрахувань за ліцензійними договорами;

• визначення майнових часток (паїв) учасників та засновників підприємства, що приходяться на торговельну марку, а також здійснення купівлі-продажу цих часток;

• створення, реорганізація, банкрутство, ліквідація, приватизація підприємства, яке володіє правами на торговельну марку;

• збільшення інвестиційної привабливості підприємства;

• дарування і спадкування прав на торговельну марку;

• складання бізнес-плану для залучення інвестицій;

• оподаткування;

• в інших випадках, визначених законодавством, або за згодою сторін.

Для надання консультацій та замовлення послуги з оцінки звертайтеся до відділу оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності IP офісу:

• за телефоном

+380 (44) 498-38-72

понеділок – четвер: з 9:00 до 17:15;

п’ятниця – до 16:00

• на електронну пошту

Dmytrii.Sydorenko@nipo.gov.ua

olena.osmolovska@nipo.gov.ua

заповнивши форму замовлення на надання послуги з оцінки прав інтелектуальної власності за посиланням.